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愚劣な戦術的クレーム補正-日本版 “The Doctrine of Prosecution Laches”

はじめに
特許出願をするということは、出願の時点で発明は特定され確定しているはずだから後で直すということは、本来はおかしい。特に、特許権確定後に侵害と目される物件(イ号という)、たとえば、展示会で競合メーカーが出品している製品を見て、急遽特許請求の範囲(クレーム)を直すというのは言語道断という気がします。しかし、昔から出願中のものなら、時期的・内容的制限がありますが補正は当然のこととして受取られ、実行されています。特許権成立後も訂正審判によって訂正は可能です。特許実務家は、クレームの補正や訂正を戦術の一つとも考えています。分割出願も補正の一種か、などという議論もありますが、いずれにしても出願時の発明を変える点では同じです。今更、補正について疑義を抱くなどもってのほか、といわれるかもしれませんが、特許制度の根幹に関わる問題なので考えてみようと思います。どうも日本の特許実務家はこの辺の認識が足りないように思うからです。根本の思考が欠けている、という感じです。

なお、特許法では「訂正」と「補正」を使い分けしています。特許後は「訂正」といい、出願中は「補正」と言います。米国には、日本のような訂正審判制度はありませんが、用語は、特許後については、たとえば、a certificate of correctionや、reissue(再発行特許)の定義である “a procedure for correcting a patent”の一文からも明らかなように correct を使っています。語法的には、correct は誤記を訂正する程度の意味であるのに対し、amendとreviseは共に“よくする (improve)”の意味を内包しています(Webster)。こういう点を深く考えることなく目先の動向だけでクレームを直す特許実務者のやり方を、私は弁理士試験の後遺症と呼んでいます。後遺症といえば、もうひとつ受験英語の後遺症もあってこの二つの後遺症があいまって特許実務界を汚染していると考えています。

確かに、補正を認める理由はあります。なにしろ工場や研究所で誕生した生の具象的発明を、抽象化し概念化して思想として言葉で表現するのですから容易ではありません。まして、先願主義のもとでは出願は急がなければならなりません。さらにそのように出願は完了しても、審査の結果先行技術が発見されれば、なんとかそれをかわしたい心理が働きます。当然です。しかし、厳密に考えると、先行技術が発見されれば本来は“参りました”で終わりのはずです。発明者ではない代理人が面子をかけて必死になること自体おかしな話です。英語の”Filing of a patent application(特許出願する)” のfilingとは、発明 (alleged invention)を審査してもらうのに便利な形式に書類化して、特許庁に預けて審査(先行技術調査)をして貰うという手続のことです。先行技術引例により拒絶されたからといって代理人は責任を感じる必要はありません。責任など感じるから、補正だの訂正だのと騒がなければならなくなるのです。ただ、審査官の側に理解不足や認識の間違いなどがあって、その誤解を解く意味で意見書を出す機会が与えられるのは“発明者の権利”として当然だと思いますが。そこで発明者は釈明 (justify) し、または“謙虚に”発明の範囲を減縮する (to narrow the scope of a claim) ことは当然です。特許請求の範囲の「減縮」というのは、多数あると思われる実施の態様の内の幾つかの独占を諦めることです。代理人の仕事は、とかく言葉不足や言葉過剰になり勝ちの発明者を“教育的”に補助することです。

吉藤、中山、紋谷その他高名な諸先生の説くところによれば、複雑な発明を最初から完璧に説明することを発明者に望むのは酷である、という温情主義が補正を認める理由になっています。しかし、米国の数々の判例を読んでいますと、日本人の補正・訂正に対する態度に疑問を感じてしまいます。米国では出願時点における発明者の発明に対する認識度が出発点です。米国の発明者も全部が全部実直な技術者、いわゆる善男・善女 (church-goers) ではありません。サブマリン特許にみるように狡猾でしたたかで、貪欲ですから特許庁と対立すますし、裁判所も苦慮しています。35 U.S.C.§112の明細書の記載要件はそのためにあるといえます。記載要件 (description requirement) 一つをとっても深く長い歴史を感じます。

あくまでも私見ですが、日本の特許制度は、法文上だけの世界、根のない表層だけの世界です。明細書起草者は、最初から先々補正がしやすいように幅を持たせて書こうとしますからふやけた水増し文章が多くなるのです。冒頭で述べたように補正と訂正とは違います。いずれにしても、出願時点において発明の実体を把握していない証拠です。発明者と明細書起草者(必ずしも代理人ではない)は遊離しています。これには企業側に責任があります。企業は、“広い権利、広い権利”と、根拠もなく言葉だけで片付けようとします。根底には責任回避の心理 (risk-aversive consciousness) が働いています。出願が完了すると、発明者は出願とは縁が切れて、発明は専ら法務部門(代理人も含む)のいわゆる“戦術家”の占有になってしまいます。企業の発明者には“己の発明”という強い意識はありません。稀に、職務発明の補償金をめぐって裁判を起こして食い下がっている発明者がいますが、あれを“発明者魂”というべきかどうか、少し動機が違うように思います。

ではどうすべきか。私は、クレーム解釈に際しては、法廷に発明者を召喚すべきだと思います。あるいは、法廷外でもいいから米国流のdeposition (証言録取)をやる必要があります。嘘がつけない宣誓の下に真の発明はなんであるかを、発明者に証言させるべきでしょう。補正にしても訂正にしても、書面だけで終わっているのはおかしい。時間がかかるだの、費用がかかるだの、そんなことは問題ではないだろう、と言いたくなります。

再度言えば、参考書が言う、先願主義のもと出願を急ぐあまり完璧な明細書を望むのが酷、というのは甘やかしで、日本の特許制度は、所詮、“言霊の世界”、換言すれば、実体から遊離した“言葉遊び (verbatim) ”の世界です。弁理士試験の後遺症と言った意味はそこにあります。
【注】「言霊」とは、たとえば、“神風”という言葉を創ったら、本当に大風が吹いて急場で助けてくれると信じること。特許用語はほとんどが言霊的呪文といえます。

米国には記載要件(§112)に関して次のような判例の一節がありますが、実は、似た表現をもった判例や審決例 (in re cases)は他にも沢山あります。
“ Although the applicant does not have to describe exactly the subject matter claimed, …the description must clearly allow persons of ordinary skill in the art to recognize that he or she invented what is claimed. The test for sufficiency of support in a parent application is whether the disclosure of the application relied upon “reasonably conveys to the artisan that the inventor had possession at that time of the later claimed subject matter.” (Vas-Cath v. Mahurkar (Fed.Cir. 1991)
【訳】出願人(注、米国では発明者のこと)はクレームされた主題を正確に記述する必要はないが、(中略)記述から当業者がクレームされている発明は確かに発明者によって発明されたと、認識できるものでなくてはならない。(補正された首題 (later claimed subject matter) が、親出願 (parent application) に十分裏づけ(support) されているかどうかは、補正クレームが依拠する明細書の開示から判断して、発明者が、親出願の時点で、その補正した新クレームを掌握していたことが 当業者に“無理なく (reasonably)” 理解できるかどうかにかかっている。

この判決の要旨は、日本でいう「認識限度論」です。「認識限度論」とは、発明者が認識した発明の限度以上に技術的範囲を定めてはならない、とする考え方で、均等論隆盛の折から最近影が薄くなっています。しかし、本当はこの考え方が正しいと思っています。発明者が認識もしない技術的範囲を、代理人とはいえ他人が、“勝手に”、侵害品と目されるイ号に合うように急遽クレームを変更することになんの疑念も抱かないこと自体おかしい、と兼ね兼ね思っていたら、平成20年4月24日、この点に関連した最高裁の判決が出ました。“ほら見ろ、だから言わんこっちゃない”、という感じです。

最高裁 平成20年4月24日判決(平成18年(受)1772事件)
日本版”The Doctrine of Prosecution Laches”
米国には”The Doctrine of Prosecution Laches (出願手続懈怠の原則)”という衡平法の観点から確立した法理があります。昨年世界の特許実務界を慌てさせた米国特許庁のルール改正もこの原則のもとに定立されたものでしたが、行き過ぎとの司法判断を受け現在は頓挫しています。米国ではサブマリン特許の原因ともなった継続出願の乱用防止が狙いでした。他方、日本の特許法第104条の3第2項は、この原則の日本版と理解できます。日本の実務界では、“時機に後れた攻撃・防御方法”という表現が使われています。私はこれを“故意の遅延”と解して、”intentional delay”と英訳しています。以下、この最高裁の判決の概要をご紹介します。

事 実
事案は、特許権に基づく製造販売禁止等請求事件(第1審は大阪地裁)で、最高裁の結論は、棄却。
(1) 本件特許権
上告人(第一審の原告)は、特許権(特許第2139927号)の特許権者である。本件特許は、平成5年4月21日に出願がされ、平成11年1月22日に特許となった。

(2) 被上告人1(被告1)は、自動刃曲加工システム(本件製品)を製造、販売し、被上告人2(被告2)は、これを被告1から購入して販売していた。

(3) 第1審における経緯
原告は、平成13年9月10日、本件特許権に基づき、被告に対し、本件製品の製造、販売の差止め及び損害賠償を求める本件訴訟を提起した。原告は、当初、本件製品はクレーム1の技術的範囲に属する旨主張し、被告らは、同年12月7日の第2回口頭弁論期日において、クレーム1に係る特許には明らかな無効理由があり、本件特許権に基づく差止め及び損害賠償の請求は権利の濫用 (a patent misuse)に当たる旨主張した。被告1は、平成15 (2003) 年7月25日に無効審判を請求したところ平成16 (2004) 年1月30日にクレーム1は無効と審決された。

原告は、平成16年2月6日の第18回口頭弁論期日になって、本件製品は本件クレーム5のうちクレーム1を引用する部分に係るクレーム5の技術的範囲にも属する旨を追加的に主張した。被告らは、上記主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである旨主張するととともに、16年3月15日の第19回口頭弁論期日において、クレーム5に係る特許についても明らかな無効理由がある旨主張した。

平成16年10月21日、本件製品がクレーム1及びクレーム5の技術的範囲に属するか否かについて判断することなく、クレーム1に係る特許及びクレーム5に係る特許には旧特許法123条1項1号の無効理由が存在することが明らかであり、本件特許権に基づく差止め及び損害賠償の請求は権利の濫用に当たり許されないとして、原告の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。
【注】最高裁平成10年(オ)第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁参照

(4) 控訴審 (大阪)における経緯
原告は、平成16年11月2日、第1審判決に対して控訴するとともに、平成17年1月21日クレーム5の請求の範囲の減縮を目的として訂正審判(第1回訂正審判)を請求した(訂正2005-39011号事件)。
被告らは、同年2月1日の第1回口頭弁論期日において、クレーム1に係る特許及びクレーム5に係る特許には明らかな無効理由が存在する旨主張したが、同年4月1日に改正特許法が施行されて特許法104条の3の規定が本件に適用されるようになったことに伴い、被告らの無効主張は、同日以降、同条1項の規定に基づく主張として取り扱われた。

原告は、平成17年4月11日、上記訂正審判請求を取り下げ、同日付け審判請求書により、クレーム5について、2回目の訂正審判を請求した(訂正2005-39061号事件)。原告は、クレーム1の特許に係る無効が確定したことから、同年5月31日の第3回口頭弁論期日において、本件製品がクレーム1の技術的範囲に属する旨の主張を撤回した。これにより、本件訴訟における審理の対象はクレーム5に係る特許のみになった。

上記第2回目訂正審判は、平成17年11月25日に訂正審判の請求は成り立たないと審決された。原告は第2回訂正審判請求を同年12月22日に取り下げた。控訴審は、平成18年1月20日に口頭弁論を終結したところ、原告は、同年4月18日付け審判請求書により、3度目の訂正審判請求をした(訂正2006-39057号事件)。

同控訴審は、同年5月31日に原告の控訴をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。原判決は、本件製品がクレーム5の技術的範囲に属するか否かについて判断することなく、クレーム5に係る特許は、特許法29条2項に違反してされたものであり、同法123条1項1号の無効理由が存在することが明らかであって、特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから、原告は被告らに対して本件特許権を行使できない(特許法104条の3第1項)旨判示した。

(5) 原判決言渡し後の経過
原告は、平成18年6月16日上告した。同時に同月26日、第3回の訂正審判請求を取り下げ、第4回目の訂正審判請求をした(訂正2006-39109号事件)。原告は、同年7月7日、上記第4回訂正審判請求を取り下げ、同日クレーム5の請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的として第5回目の訂正審判請求を行った(訂正2006-39113号事件)(以下、本件訂正審判請求という)。審判官は、審理の結果、同年8月29日、本件明細書の訂正許可の審決をして確定した(以下、本件訂正審決という)。訂正審決は、クレーム5のうちクレーム1を引用していた部分を訂正するという内容(以下、本件訂正という)を含むものであって、本件訂正に関しては特許請求の範囲の減縮に当たる。

最高裁の意見
本件の上告受理申立て理由書の提出期間内に本件訂正審決が確定し、クレーム5に係る特許請求の範囲が減縮されたという本件の事実関係の下では、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして、民訴法338条1項8号に規定する再審事由があるといえるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある(民訴法325条2項)と思われる。

(1) 控訴審は、本件訂正前のクレーム5に係る特許には特許法29条2項違反の無効理由が存在する旨の判断をして、被告らの同法104条の3第1項の規定に基づく主張を認め、原告の請求を棄却したものであり、原判決においては、本件訂正後の特許請求の範囲を前提とする本件特許に係る無効理由の存否について具体的な検討がされているわけではない。そして、本件訂正審決が確定したことにより、本件特許は、当初から本件訂正後の特許請求の範囲により特許査定がされたものとみなされるところ(特許法128条)、前記のとおり本件訂正は特許請求の範囲の減縮に当たるものであるから、これにより上記無効理由が解消されている可能性がないとはいえず、上記無効理由が解消されるとともに、本件訂正後の特許請求の範囲を前提として本件製品がその技術的範囲に属すると認められるときは、原告の請求を容れることができるものと考えられる。そうすると、本件については、民訴法338条1項8号所定の再審事由が存するものと解される余地があるというべきである。
【注】民訴法338条1項8号 
「判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。」

(2) しかしながら、仮に再審事由が存するとしても、以下に述べるとおり、本件において原告が、本件訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは、原告と被告らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものであり、特許法104条の3の規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。

(a) 特許法104条の3第1項の規定が特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められることを特許権の行使を妨げる事由と定め、当該特許権に対する「無効主張」をするのに特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことを要しないものとしているのは、特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で解決すること、しかも迅速に解決することを図ったものと解される。そして、同条2項の規定が、同条1項の規定による攻撃防御方法が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所はこれを却下することができるとしているのは、無効主張について審理、判断することによって訴訟遅延が生ずることを防ぐためであると解される。このような同条2項の規定の趣旨に照らすと、無効主張のみならず、無効主張を否定し、又は覆す対抗主張も却下の対象となり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とする無効主張に対する対抗主張も、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められれば、却下されることになるというべきである。

(b) 上記した事実関係の概要によると、
①被告らは、既に第1審において、クレーム5に係る特許について無効主張をしており、平成16 (2004) 年10月21日に言い渡された第1審判決は、特許法第104条の3の規定の施行前であったが、最高裁平成12年4月11日判決(筆者注、キルビー判決)に従い、上記無効主張を採用して原告の請求をいずれも棄却したこと、
②原告は、平成16年11月2日に上記第1審判決に対して控訴を提起し、平成17年1月21日にクレーム5について請求範囲の減縮を目的とする訂正審判請求をしたが、同年4月11日にこれを取り下げ、同日再度クレーム5について訂正審判請求をしたこと、
③上記再度の訂正審判請求については、同年11月25日に同請求は成り立たない旨の審決がされるや原告は同年12月22日に同請求を取り下げたこと、
④そこで、原審は平成18年1月20日に口頭弁論を終結したが、原告は同年4月18日に3度目の訂正審判請求をしたこと、
⑤原審は同年5月31日に原告の控訴をいずれも棄却したが、その理由は、第1審判決と同じく被告らの上記無効主張を採用するものであったこと、
⑥原告は、同年6月16日に上告をしたが、その後3度目の訂正審判請求を取り下げて4度目の訂正審判請求をし、さらに4度目の訂正審判請求を取り下げて5度目の訂正審判請求をしたのが本件訂正審判請求であること、以上の事実が明らかである。

(c)そうすると、原告は、第1審においても、被告らの無効主張に対して対抗主張を提出することができたのであり、上記特許法104条の3の規定の趣旨に照らすと、少なくとも第1審判決によって上記無効主張が採用された後の原審の審理においては、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とするものを含めて早期に対抗主張を提出すべきであったと解される。そして、本件訂正審決の内容や原告が1年以上に及ぶ原審の審理期間中に2度にわたって訂正審判請求とその取下げを繰り返したことにかんがみると、原告が本件訂正審判請求に係る対抗主張を原審の口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由は何ら見いだすことができない。したがって、原告が、本件訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは、原審の審理中にそれも早期に提出すべきであった対抗主張を原判決言渡し後に提出するに等しく、原告と被告らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものといわざるを得ず、上記特許法第104条の3の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない。
以上によれば、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

【参考】 訂正審判の経緯
(1) 平成16年11月2日、第1審判決に対して大阪高等裁判所に控訴するとともに、平成17年1月21日クレーム5の請求の範囲の減縮を目的として訂正審判(第1回訂正審判)を請求した(訂正2005-39011号事件)。
(2) 原告は、平成17年4月11日、上記訂正審判請求を取り下げ、同日付け審判請求書により、クレーム5について、2回目の訂正審判を請求した(訂正2005-39061号事件)。
(3) 第2回目訂正審判は、平成17年11月25日に訂正審判の請求は成り立たないと審決されたため原告は第2回訂正審判請求を同年12月22日に取り下げた。控訴審は、平成18年1月20日に口頭弁論を終結したところ、原告は、同年4月18日に3度目の訂正審判請求をした(訂正2006-39057号事件)。
(4) 原告は、平成18年6月16日上告した。同時に同月26日、第3回の訂正審判請求を取り下げ、第4回目の訂正審判請求をした(訂正2006-39109号事件)。
(5) 原告は、18年7月7日、上記第4回訂正審判請求を取り下げ、同日クレーム5の請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的として第5回目の訂正審判請求を行った(訂正2006-39113号事件)。
                              (弁理士 木村進一)
                           「特許評論」は登録商標(第4556242号)です。

by skimura21kyoto | 2008-08-26 16:37  

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